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专利"先行军"巧避"地雷阵"
2011-03-23 14:27  来源:科技日报 

  ——一个民营企业海外维权6年“五连胜”的启示

  将新闻进行到底

  “我们刚刚胜利订单就不断,相信明年会产生更大的效益。”在近日由全国工商联召开的中国民营企业“走出去”座谈会上,通领科技集团(以下简称通领集团)董事长陈伍胜激动地说。

  相比于6年前,遭遇第一起知识产权官司时的“订单降到冰点”,陈伍胜此时的激动来得极其不易。

  2010年12月2日,美国新墨西哥州联邦地方法院一纸判决,判令美国莱伏顿公司必须在一周内,撤销其在美国国际贸易委员会(ITC)对通领集团提起的“337调查”。

  至此,6年间,通领集团因手握过硬的专利技术,在美国已取得知识产权官司五连胜的战绩,打破了美国竞争对手一统天下的垄断格局。

  积极应诉首获“马克曼”

  2004年1月,通领集团的漏电保护断路器(GFCI)产品进入美国市场。“由于性价比高,我们的销售额以每月上千万美元的速度攀升,占据了美国10%的市场份额。”陈伍胜回忆。

  他认为,如此快速的市场增长无疑动了别人的“奶酪”。2004年4月16日,行业巨头、世界500强企业美国莱伏顿公司在美国新墨西哥州地方法院以侵犯其U.S6,246,558专利(以下简称558专利)第3条要求为理由,状告通领集团的美国客户公司,要求该公司停止侵权,并支付由诉讼引起的律师和法定费用。

  在接下来的3个月时间里,莱伏顿公司先后在3个州4个不同地方法院以同样的案由和权利要求,将通领集团的4家美国经销商诉上了法庭。“莱伏顿显然是有备而来,针对同一专利、同一诉讼请求,该公司将通领的四家经销商分别在4个不同联邦法院上诉,由此诉讼费提高了数倍。”陈伍胜说。

  “当时,美国经销商纷纷来电告急,而且派人到工厂,要求我们付钱,帮助他们诉讼。”彼时,通领集团的订单一下子就降低到冰点,公司内部人心惶惶。摆在陈伍胜面前的只有两条路,要么应对,要么退出美国市场。

  放弃市场意味着丧失巨大的利益。根据美国法律,漏电保护断路器两年必须强制更换,美国每年市场稳定在30亿美元左右。

  他只能选择迎战。当年7月22日,陈伍胜一行来到美国,聘请了一家美国律师事务所担任律师辩论团队,以制造商的身份主动介入诉讼。

  2004年10月6日,新墨西哥州联邦地方法院同意通领集团正式介入此案的审理。同时通领集团也提出了两个司法动议:停止对销售通领GFCI产品的其他经销商提起诉讼;将莱伏顿在其他几个州状告的案件合并到美国新墨西哥联邦分区法院统一审理。法院同意了通领集团提出的这两个动议。

  新墨西哥州地方法院于2006年5月23日下达了马克曼命令,判定通领集团制造销往美国的GFCI产品,不侵犯莱伏顿公司558专利。这是中国企业在美国专利侵权诉讼中第一个拿到马克曼命令。

  专利“车轮战”告捷

  2005年3月18日,莱伏顿公司在美国新墨西哥州地方法院又同时状告通领集团及其客户侵犯其U.S.6,864,766专利(以下简称766专利)。

  当年6月,通领集团向美国商标局提出申请,要求对766专利进行复查,并要求宣告766专利无效;因为766专利是558专利的子专利,并有将标准作为其专利申请的垄断之嫌。美国专利商标局受理通领集团提出申请,并立案审查莱伏顿766专利。

  2007年3月5日,美国新墨西哥州地方法院下达了第二份马克曼命令,表明通领公司产品同样与766专利不相干。7月10日,美国新墨西哥州地方法院下达了判决书,判定通领集团制造销往美国的GFCI产品,不侵犯莱伏顿公司专利。

  此后,莱伏顿希望通领集团停止766专利无效的申请,及接下来的民事赔偿官司,而莱伏顿也将不提出上诉。2007年11月,双方签署558、766专利侵权和解协议。

  推翻“337”错误判决

  然而,当通领集团还沉浸在胜利的喜悦中时,莱伏顿公司的行业同盟美国帕西·西姆公司以知识产权侵权为由,向ITC提交了337调查请求,同时向美国纽约联邦分区法院提交了诉状,状告通领生产的GFCI产品侵犯其拥有的美国三个专利。同时被告的还有国内其他三家公司。此时距离通领集团上次胜诉仅36天时间,

  “这时候我们才意识到上当了,签署协议放弃了自己的权利。”陈伍胜说。

  2009年3月30日,ITC下达了最后决定,并颁发了有限排除令,禁止涉案的中国企业向美国出口GFCI产品。

  如此一来,我国专为美国生产的漏电保护产业将面临停产倒闭甚至消失,每年将减少数十亿人民币的出口额,将造成整个行业及相关产业链约3万多人失业。

  “迫于无奈,我们也只有应对。”陈伍胜说。但这一次,通领集团坚定地选择了主动出击。

  2009年9月17日,通领集团针对ITC的这项不公平裁决,向美国联邦巡回上诉法院(简称CAFC)提出上诉,要求撤消ITC的这项不公平判决。

  2010年8月27日,CAFC撤销了ITC判令通领侵权的错误判令,责令ITC撤销在海关对通领集团的有限排除令。

  这是第一例中国企业告美国政府机构ITC依法胜诉的经典案例。

  变被动防御为主动进攻

  陈伍胜没有想到的是,事情还未结束。

  去年9月3日,距通领胜利仅7天的时间,莱伏顿公司再次利用558专利的“孙专利”和“曾孙专利”等专利,向ITC提出申诉,要求对通领集团等数十家企业进行“337调查”。面对竞争对手的习惯性挑衅,陈伍胜拍板:“不再被动应诉,必须‘以攻对攻’。”

  通领集团以莱伏顿违反双方于2007年11月签订的和解协议为由,向美国新墨西哥州联邦地方法院起诉莱伏顿,并要求赔偿损失。

  2010年12月2日,新墨西哥州联邦地方法院下达判决,要求莱伏顿公司撤销对通领集团的“337调查”。对于通领集团提出的损失赔偿要求,美国新墨西哥州联邦地方法院还在继续审理中。

  据悉,莱伏顿对此判决表示不服,已向CAFC提出上诉。

  ■启示

  自主创新是制胜“法宝”

  1200万美元的律师费对刚刚起步的通领集团而言无疑是笔巨大的费用,况且6年来,由于官司原因,其在美国市场的份额停滞在最初的10%。陈伍胜的“官司路”多少有些无奈和悲壮,但这无疑给中国的民营企业许多启示。

  “我最大的体会是,坚持自主创新是赢得知识产权官司最终胜利的关键因素。”陈伍胜说,“在漏电保护行业,目前世界上也就两条路径,一条是莱伏顿的,一条是通领集团的,走的是完全不同的技术路径。莱伏顿先后申请的70多个专利,都是走机电一体化路子。靠着这一技术,他们已经把30多家国外企业统统赶出了美国市场。对通领集团,他们也如法炮制,但是我们走了完全不同的技术路线,不存在侵权问题。”据悉,通领集团已获得国内3项专利和美国、加拿大发明专利共计86项。

  “走出去”企业专利战略要先行

  北京大学法学院教授张平曾表示,如果企业坚持要在美国市场上立足,就应该在进入之前做好充分的准备,包括创新、研发、知识产权制度的运用等等,中国企业必须学会利用知识产权规则保护自己的利益。

  上海大学知识产权学院陶懿认为,通领集团在进入美国市场之前,特地委托美国的律师事务所对其产品是否侵犯莱伏顿公司专利权进行法律咨询,直到收到其不侵权意见书才真正开始产品出口上市。而正是这一份不侵权意见书,对马克曼听证和最后的法院判决起到了支持作用。可见,在签订出口合同前,事先做好专利检索工作可以让企业更有底气。当然,企业在进行海外扩张时,最根本的还是应当将其核心技术申请海外专利,获得国外专利保护。

  企业海外诉讼需要行业和政府支持

  专家同时建议,当前迫切需要解决“走出去”企业应诉的资金短缺问题。包括探索建立应对海外诉讼风险基金;对积极应对国际贸易摩擦的企业给予奖励扶持;从科技立项、技改到高新技术成果产业化方面,给予“走出去”企业政策倾斜;建立完善海外诉讼保险机制;放宽对海外法律诉讼用汇的审批与管制;税务部门应采取减免税和延长纳税期限措施,并探索研究将海外的律师费用列入企业成本予以抵扣等。

  陈伍胜则呼吁:“政府一定要成立知识产权海外维权的常设联系机构,指导中国企业知识产权海外维权,降低维权成本,帮助‘走出去’企业降低损失。”

  ■相关链接

  马克曼命令

  马克曼命令是审理专利侵权纠纷的美国法官解释专利权利要求、确定其保护范围的司法裁决。它是独立的马克曼程序所产生的司法命令,对侵权判决的结果有决定性作用,是法官审理专利侵权案件的核心工作内容之一。在马克曼程序中败诉的当事人不能独立于侵权裁决而对这个司法命令提起上诉。

  被告在马克曼程序中胜诉后,往往会要求法院不再开庭审理专利侵权问题,直接宣告被告不侵权,并驳回原告的诉讼请求。法院一般会支持被告的动议,并做出对被告有利的不审即判裁决。

  美国“337调查”是指美国国际贸易委员会(ITC)根据美国《1930年关税法》第337节,对不公平的进口行为进行调查,并采取制裁措施的做法。

  “337调查”主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为。如果ITC经调查认定进口产品侵犯了美国的知识产权,ITC有权采取有限或普遍排除令、停止令和救济令等措施。

  近年来,美国对我国的“337调查”案件增长非常快。我国已成为美国“337调查”的主要对象。涉案产品涉及的行业集中在电子工业、化学工业、轻工业、机械工业、汽车工业、皮革工业等。

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